[주 문]

1. 피고가 원고에 대하여 한 별지 1 목록 기재 각 법인세 부과처분을 취소한다.

2. 소송비용은 피고가 부담한다.

[청구 취지]

주문과 같다.

[이 유]

1. 처분의 경위

가. OOOO과 원고의 지위 및 상표권 소유 관계

1) 원고는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 기업집단인 OOOO의 계열사로서, 19OO. OO. OO. ‘OO$$$$주식회사’로 설립되어 19OO. O. OO. ‘OOaaaa주식회사’로 상호를 변경하였고, 19OO. O. OO. OO업으로 업종을 전환하여 ‘OOOO 주식회사’로 상호를 변경하여 19OO. O. O.부터 유가OO 매매 등의 OO업을 영위하였으며, 20OO. OO. O. 현재의 ‘OOaaaaaa 주식회사’로 재차 상호를 변경하였다.

2) OOOO은 20OO. O. 당시 아래 표(OOOO 국내 계열사 현황) 기재와 같이 국내 OO개 계열사를 보유하고 있었고 이들은 O개 사업 분야로 나뉘어져 있는데(원고는 그중 00‧00‧00 분야에 속한다), 00‧00‧00 업종을 제외한 나머지 각 사업분야에 속한 법인 중 일부는 OOOO과 관련된 상표권의 등록권자이고, 각 상표권은 대부분 그 상표권의 효력이 미치는 지정상품 또는 지정 서비스업을 각 해당 법인이 속한 사업 분야로 한정하고 있다.

구체적으로 00‧00‧00 업종에서는 OOAA 주식회사(이하 ‘OOAA’이라 하고, 각 법인 상호에서 ‘주식회사’ 기재를 생략하며, 이후 상호가 변경되었더라도 20OO년 당시의 상호로 지칭한다)와 OOBB이, 00‧00‧00 업종에서는 OOOOO이, 00‧00‧00 업종에서는 OOCC, OODD, OOEE가, 00‧00‧00 업종에서는 OOFFF이, 00‧00‧00 업종에서는 OOGG, OOOO과 원고가 각 상표권을 단독 또는 공동으로 소유하고 있었고, OOFFF은 OOOO의 O개 사업 분야별로 해당 업종에 관한 상표권 중 하나 이상의 상표권에 관하여 공동 상표권자로 등록되어 있었다.

3) 원고는 다음과 같은 상표권(이하 ‘이 사건 상표권’이라 하고, 각 상표권은 해당 순번에 따라 ‘제○상표권’이라 칭한다)을 보유하고 있었는데, 이들 상표권에 관하여는 모두 OOFFF, OOGG, OObb과 공동권리자로 등록되어 있다(이하 아래표 순번 1 내지 3 상표를 ‘이 사건 OO상표’, 순번 4 내지 10 상표는 ‘이 사건 개별상표’라 한다).

4) 원고를 비롯한 OOOO의 상표권자들은 상호에 ‘OO’ 또는 OO무늬 문양을 사용한 상표권 미보유 계열사들로부터 별도로 상표권 사용에 대한 사용료를 수취하지 않았다.

나. OOFFF에 대한 세무조사 및 법인세 부과처분

1) OO지방국세청장은 2015. 2. 23.부터 3개월간 OOFFF에 대하여 2010 ~ 2014 각 사업연도 법인사업자 통합조사를 실시하였는데, OOFFF이 ‘ ’ 등의 상표에 대한 상표권을 보유하고 있으면서도 이를 사용하고 있는 OOOO의 계열사로부터 상표권 사용대가를 받지 않은 것은 소득에 대한 조세의 부담을 부당하게 감소시키는 행위로서 구 법인세법(2018. 12. 24. 법률 제16008호로 개정되기 전의 것, 이하 같다)

제52조에 따른 부당행위에 해당한다고 보아, [(상표권 사용 계열사의 매출액 – 광고선전비) × 요율(일반법인 0.23%, aaaa법인 0.1%)]의 산식(이하 ‘이 사건 산식’이라 한다)에 따라 상표권 사용료의 시가를 산정한 다음, OOFFF이 수취하지 않은 2010 ~ 2014 각 사업연도 상표권 사용료 총 65,669,016,689원(= 2010 사업연도 9,037,520,671원 + 2011 사업연도 11,856,219,373원 + 2012 사업연도 13,553,244,824원 + 2013 사업연도 13,734,566,419원 + 2014 사업연도 17,487,465,402원)을 익금산입해야 한다는 내용이 포함된 과세자료를 OO세무서장에게 통보하였다.

2) 이에 따라 OO세무서장은 2015. 6.경 OOFFF에 대하여 위와 같은 내용을 포함하여 2010 ~ 2014 각 사업연도 법인세를 증액경정하였고, OOFFF은 이에 불복하여 20OO. O. O. 조세심판원에 조세심판청구를 하였다. 조세심판원은 20OO. O. OO. OOFFF의 등록상표는 원고를 포함한 OO개의 계열사가 공동으로 등록한 것이므로 이에 대한 사용료는 위 법인들이 안분하여 공동으로 수취하는 것이 타당하다는 이유로, OO개 계열사가 상표권 사용료를 공동으로 수취하는 것을 전제로 OOFFF의 과세표준과 세액을 경정하도록 하고, 나머지 쟁점에 대한 심판청구는 기각하는 결정(이하 ‘선행 결정’이라 한다)을 하였다.

3) OO세무서장은 선행 결정에 따라 2018. 1. 31. OOFFF에 대하여, 상표권 사용료 미수취로 인한 익금산입액을 당초 65,669,016,689원에서 7,247,131,509원(= 2010 사업연도 1,390,094,736원 + 2011 사업연도 1,379,509,108원 + 2012 사업연도 1,355,324,482원 + 2013 사업연도 1,373,456,642원 + 2014 사업연도 1,748,746,541원)으로 감액하여, 2010 ~ 2012 각 사업연도 법인세를 감액경정하고, 2013, 2014 각 사업연도 결손금을 증액경정하였다.

4) OOFFF은 이에 불복하여 이 법원에 위 각 처분의 취소를 구하는 소를 제기하였는데, 1심 법원은 2020. 8. 20. OOFFF이 계열사로부터 상표권 사용료를 수취하지 않은 것은 부당행위계산 부인 대상에 해당하며 사용료 산정방식이 객관적으로 타당성이 없거나 현저히 불합리하다고 보기 어려워 위 각 처분이 위법하다고 볼 수 없다는 이유로 OOFFF의 이 부분 청구를 기각하였고[이 법원 2018구합62034, 2020구합60703(병합)], OOFFF이 이에 항소하였으나 항소심 법원은 2021. 12. 15. OOFFF의 이 부분 항소를 기각하였다[서울고등법원 2020누55482, 55499(병합)]. OOFFF이 이에 상고하였지만 대법원은 OOFFF의 이 부분 상고는 기각하되 다른 이유로 파기환송하는 취지의 판결을 선고하였고[대법원 2023. 5. 18. 선고 2022두31570, 31587(병합) 판결], 결국 위 사건은 2023. 6. 28. OOFFF의 소 취하로 종료되었다.

다. 원고에 대한 법인세 부과처분

피고는 선행 결정에 따라 원고가 OOOO의 계열사로서 OOFFF이 보유하고 있는 상표권의 공동 등록권자 중 하나라는 이유로, 상표권자들이 상표권을 사용하는 계열사로부터 수취하였어야 할 총 사용료의 1/10에 상당하는 금액을 2013 사업연도 (2012. 4. 1. ∼ 2013. 3. 31.) 1,359,857,520원, 2013 사업연도 11) (2013. 4. 1. ∼ 2013. 12. 31.) 1,030,092,481원, 2014 사업연도 1,748,746,540원으로 각 산정하여 이를 익금산입 및 기타사외유출로 소득처분하고, 2018. 5. 2. 및 2018. 6. 1. 원고에게 별지 1 목록 기재와 같이 원고에게 2013 사업연도 486,629,810원, 2013 사업연도 351,058,220원,2014 사업연도 554,092,600원 합계 1,391,780,630원의 법인세 부과처분을 하였다(이하 ‘이 사건 처분’이라 한다).

[인정사실]

다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 6호증, 을 제1, 2호증(가지번호 있는 것은 이를 각 포함, 이하 같다), 변론 전체의 취지

2. 원고의 주장

가. 부당행위계산 부인 대상에 해당하지 않는다는 주장

1) 이 사건 개별상표권(순번 4 내지 10)에 대한 주장

이 사건 개별상표권은 OOOO의 OO상표가 아닌 OOGG, 원고의 개별상표이거나 원고가 영위하는 사업명(‘ZZZZz’, ‘OOOO’)으로 구성된 상표이다. 이는 OOOO의 다른 계열사가 사용하지 않았으므로, 원고가 수취할 상표권 사용료 자체가 없었다. 따라서 원고가 다른 OOOO 계열사로부터 이 사건 개별상표권의 사용료를 수취하지 않은 것에 경제적 합리성이 결여되었다고 할 수 없다.

2) 이 사건 OO상표권(순번 1 내지 3) 에 대한 주장

가) 상표권 사용료는 이를 사용함으로써 매출증가 등 초과이익이 발생하는 것을 전제로 그 가치를 반영하여 산정한 다음 사용자로부터 수취하는 것이다. 그런데 2011년경부터 OOOO의 경영이 악화되어, OOOO의 상표를 사용한 다른 계열사에게는 부실한 OO의 계열사라는 부정적인 이미지가 형성되었을 뿐 이로 인해 매출이나 이익이 증가되는 효과가 발생하지 않았다. 따라서 원고가 상표권자가 아닌 OOOO계열사로부터 수취할 상표권 사용료는 존재하지 않는다(이하 ‘제1주장’이라 한다).

나) OOOO는 2016. 9. 1. 개별상표인 ‘ ’를 등록했다. 그러므로 이 사건 OO상표권의 효력은 OOOO에 미치지 않는다. 따라서 원고가 OOOO로부터 수취할 상표권 사용료가 존재하지 않았다(이하 ‘제2주장’이라 한다).

다) 이 사건 OO상표의 상표권자가 아닌 OOOO 계열사 중 이 사건 OO상표에 관한 원고의 지정상품인 OOㆍOOㆍOO 업종을 영위하지 않는 계열사는, 원고의 지정상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 이 사건 OO상표를 사용한 것으로 볼 수 없다. 따라서 원고가 이들로부터 상표권 사용료를 수취하지 않은 것에 경제적 합리성이 결여되었다고 볼 수 없다(이하 ‘제3주장’이라 한다).

라) 이 사건 OO상표의 상표권자가 아닌 OOOO 계열사 중 이 사건 OO상표에 관한 원고의 지정상품인 OOㆍOOㆍOO 업종을 영위하는 계열사로서 원고의 지정상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 이 사건 OO상표를 사용한 것으로 볼 수 있는 계열사의 경우에도, ① 이 사건 OO상표권의 가치 상승에 대한 OOOO의 기여분이, 원고가 OOOO로부터 수취할 상표권 사용료를 전부상쇄할 정도로 큰 점, ② OOOO, OOOOOOOO의 지정상품 업종인 보험업ㆍ보험사정업과 관련한 제1상표권의 경우, OOFFF이 독점적ㆍ배타적인 상표권 사용료의 수취권을 가지는 점, ③ 따라서 원고가 OOOO와 그 100% 자회사인 OOOOOOOO(이하 ‘OOOOOOOO’라 한다)으로부터 사용료를 수취하지 않은 데에, 경제적 합리성이 결여되었다고 볼 수 없는 점 등을 고려할 때, 원고가 이 사건 aaaa법인들로부터 상표권 사용료를 수취하지 않은 것에 경제적 합리성이 결여되었다고 볼 수 없다(이하 ‘제4주장’이라 한다).

나. 상표권 사용료 산정 방법이 타당하지 않다는 주장

1) 이 사건 산식에 적용된 요율(이하 ‘이 사건 요율’이라 한다) 관련

피고가 상표권 사용료의 계산을 위해 사용한 이 사건 산식은 법인세법상 아무런 근거가 없다. 이 사건 요율은 OO회계법인이 2013. 11. 1. 작성한 브랜드정책검토 보고서(이하 ‘이 사건 보고서’라 한다)에서 차용한 것인데, 이 사건 보고서는 OOOOOO가 OOOO 상표권의 소유자들로부터 상표권을 취득하기 위해 지급해야 하는 인수가격 및 향후 수령할 수 있는 상표권 사용료를 추정한 데에 불과하다. 원고는 나머지 상표권자들 또는 OOOO에게 상표권 인수대가를 지급하지 않았고 브랜드 가치상승을 위한 활동을 하지도 않았으므로, 이 사건 요율을 적용할 수 있는 전제를 충족시키지 못하였다. 따라서 피고가 이 사건 요율을 적용하여 상표권 사용료의 시가를 산정한 것은 부당하다.

2) 안분의 방식 관련

피고는 선행 결정이 있은 후 OOFFF에 대하여 이루어졌던 상표권 사용료 미수취로 인한 전체 익금의 산입액을 1/10만큼 균등하게 분할하여 원고에게 안분하였다.

이는 OOFFF과 원고 등 나머지 상표권 보유 회사 사이의 상표권 보유 수, 해당 상표권 지정상품의 범위, 브랜드 가치상승에 기여한 정도 등을 전혀 고려하지 않은 것이므로 부당하다.

3. 관계 법령

별지 2 관계 법령 기재와 같다.

4. 부당행위계산 부인 대상에 해당하지 않는다는 주장에 대한 판단

가. 관련 법리

1) 구 법인세법 제52조에 정한 부당행위계산 부인이란, 법인이 특수관계에 있는 자와 거래할 때 정상적인 경제인의 합리적인 방법에 의하지 않고 구 법인세법 시행령(2016. 2. 12. 대통령령 제26981호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제88조 제1항 각호에 열거된 여러 거래형태를 빙자하여 남용함으로써 조세부담을 부당하게 회피하거나 경감시켰다고 하는 경우에 과세권자가 이를 부인하고 법령에 정하는 방법에 의하여 객관적이고 타당하다고 보이는 소득이 있는 것으로 의제하는 제도이다. 경제인의 입장에 서 볼 때 부자연스럽고 불합리한 행위계산을 함으로써 경제적 합리성을 무시하였다고 인정되는 경우에 한하여 적용되는 것이다. 경제적 합리성의 유무에 대한 판단은 거래행위의 여러 사정을 구체적으로 고려하여 과연 그 거래행위가 건전한 사회통념이나 상관행에 비추어 경제적 합리성을 결한 비정상적인 것인지의 여부에 따라 판단하되, 거래 당시의 특별한 사정 등도 고려하여야 한다(대법원 2019. 5. 30. 선고 2016두54213판결 등 참조).

2) 상표는 자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장이다. 상표제도는 상표를 보호함으로써 상표 사용자의 업무상 신용 유지를 도모하여 산업발전에 이바지함과 아울러 수요자의 이익을 보호함을 목적으로 한다. 상표에 화체된 업무상의 신용이나 고객흡인력 등 무형의 가치는 상표권자나 상표 사용자가 상표의 사용과 관련하여 투여한 자본과 노력 등에 의하여 획득되고 상표 사용의 정도, 거래사회의 실정, 상표의 인지도 등에 따라 변동될 수 있다. 따라서 상표권자가 상표 사용자로부터 상표권 사용료를 지급받지 않았다는 이유만으로 곧바로, 그 행위가 경제적 합리성을 결여하였다고 단정할 것은 아니다. 상표권 사용의 법률상․계약상 근거와 그 내용, 상표권자와 상표 사용자의 관계, 양 당사자가 상표의 개발, 상표 가치의 향상, 유지, 보호 및 활용과 관련하여 수행한 기능 및 그 기능을 수행하면서 투여한 자본과 노력 등의 규모, 양 당사자가 수행한 기능이 상표를 통한 수익 창출에 기여하였는지 여부 및 그 정도, 해당 상표에 대한 일반 수요자들의 인식, 그밖에 상표의 등록․사용을 둘러싼 제반 사정 등을 종합적으로 고려하여, 상표권자가 상표권 사용료를 지급받지 않은 행위가 과연 경제적 합리성을 결여한 비정상적인 것인지 여부를 판단하여야 한다(대법원2023. 5. 18. 선고 2018두33005 판결, 대법원 2023. 6. 1. 선고 2021두30679 판결 등 참조).

나. 이 사건 개별상표권에 대한 주장에 관한 판단

앞서 든 증거들과 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 또는 사정을 종합하여 보면, 피고가 제출한 증거들만으로는 원고가 이 부분 상표권과 관련하여 상표권자가 아닌 OOOO 계열사로부터 수취할 사용료가 있었다는 점을 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다. 원고의 이 부분 주장은 이유 있다.

1) 제4, 5상표권은 OOGG의 상호 일부인 ‘OOdd’과 OOGG의 슬로건(‘aaaaaaaaaaa’, ‘bbbbbbbbbbbbb’)이 결합된 상표로서, OOGG을 연상시킨다. 제6 내지 10상표권은 원고가 영위하는 사업명(‘####’, ‘@@@@’)을 나타내는 상표로서, 원고를 연상시킨다.

2) 그 밖에 이 사건 개별상표권이 OOOO 전체의 상표로 사용되었다거나, 원고와 OOGG을 제외한 다른 OOOO 계열사가 이를 영업 등에 사용하였다고 볼 만한 자료는 이 사건 기록에서 찾기 어렵다.

다. 이 사건 OO상표권에 대한 주장에 관한 판단

1) 제1주장에 대한 판단

2013 ~ 2015년 당시 OOOO의 제조부문 주요 계열사들이 유동성 부족 등 경영상의 위기를 겪었다고 보이기는 한다.

하지만 OOOO은 여전히 재계 OO위의 기업집단이었다. O화재는 해당 기간에도 4,000억 ~ 5,000억 원의 영업이익이 발생하는 등 OOOO를 중심으로 한 aaaa계열사들의 운영에 별다른 문제가 있었다고 보기는 힘들다.

따라서 이 사건 OO상표권이 경제적으로 별다른 가치가 없었다고 볼 수는 없다. 즉 이 사건 OO상표권의 상표권자가 아닌 OOOO 계열사가 이 사건 OO상표권으로 인해 전혀 이익을 얻지 못하여 원고에게 지급할 상표권 사용료가 없었다고 볼 수는 없다. 원고의 제1주장은 받아들이지 아니한다.

2) 제2주장에 대한 판단

OOOO는 2014. 11. 20. 개별상표인 ‘ ‘에 관한 상표권을 출원하였는데, 특허청은 위 상표가 이 사건 상표 중 원고 개별 상표인 제6상표권을 제외한 나머지 상표권(이하 ’선등록서비스표‘라 한다)과 유사하다는 이유로 상표등록을 거절하였으나, 특허심판원은 그 외관 및 칭호, 관념이 다르다는 이유로 서로 유사하지 않다고 판단하였으며, 이에 따라 OOOO는 2016. 9. 1. 위 상표권을 등록했던 것으로 보이기는 한다.

다만 OOOO가 개별상표권을 등록하기 전인 2014, 2015 각 사업연도에는 제1, 2상표가 사용된 것으로 볼 수 있다. OOOO가 등록 신청한 ‘ ‘ 상표는 개별기업의 상호를 상표로 만든 것이다. 그 상표가 선등록서비스표와 외관 및 칭호, 관념이 다른 것으로 인정되어 별개의 상표권으로 등록되었다는 사정만으로는, 이 사건 상표권의 효력이 OOOO에 미치지 않았다고 할 수 없다. 원고의 제2주장 또한 받아들이지 않는다.

3) 제3주장에 대한 판단

앞서 본 증거들과 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 또는 사정들을 종합하여 보면, 피고가 제출한 증거들만으로는, 이 사건 OO상표권의 상표권자가 아닌 OOOO 계열사 중 이 사건 aaaa법인들을 제외한 계열사로부터 원고가 이 사건 OO상표권의 사용료를 지급받지 않은 것에 경제적 합리성이 결여되었다고 인정하기에 부족하며 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 이는 구 법인세법 제52조 제1항이 정하는 부당행위계산 부인 규정의 적용대상이 된다고 볼 수 없다. 원고의 제3주장은 이유 있다.

가) 상표권은 설정등록에 의하여 발생한다. 상표권자는 지정상품에 관하여 그등록상표를 사용할 권리를 독점한다. 이때 지정상품의 보호범위는 상표등록출원서에 기재된 상품에 의하여 정해진다[구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것, 이하 같다) 제41조 제1항, 제50조, 제52조 제2항]. 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일․유사한 상품에 사용하는 행위, 타인의 등록상표와 동일 ․유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용할 목적으로 교부․판매․위조․ 모조 또는 소지하는 행위 등은 상표권을 침해하는 행위이다(구 상표법 제66조 제1항 제1호, 제2호). 상표권자는 상표권을 침해한 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구하거나(구 상표법 제65조 제1항) 그 침해로 인하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구할 수 있다(구 상표법 제66조의2).

이와 같이 등록상표권의 효력은 당해 지정상품과 동일․유사한 상품에 한하여 미친다(대법원 1982. 6. 8. 선고 81후4 판결 등 참조). 상표권으로 등록된 상표를 해당 상표권의 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 사용하는 것은, 해당 상표권에 대한 침해가 될 가능성이 있는 행위로서 상표권자로부터 사용허락을 받음과 동시에 그 사용에 대한 정당한 대가를 지급하여야 한다. 하지만 해당 상표권의 지정상품과 무관한 상품에 이를 사용하는 경우에는, 그 상표권의 효력이 미치지 않는다. 이 경우에는 해당 상표권을 침해할 우려가 없다. 이를 상표권자의 동의 없이 사용하더라도 상표권자가 손해배상 등의 책임을 물을 수 없게 된다. 따라서 이를 사용하기 위해 반드시 상표권자에게 사용대가를 지급해야 한다고 할 수 없다.

나) 앞서 본 대로 이 사건 OO상표권에 관한 원고의 지정상품은 NICE분류 제10판 제36류 중 각종 보험업, 은행업, OO업 등 보험 ･ OO ･ 은행 부문 업종이다. 따라서 원고가 OOOO 계열사 중 보험 ･ OO ･ 은행 업종을 영위하지 않아 원고의 지정상품과 동일 ･ 유사한 상품에 이 사건 OO상표를 사용한 적이 없거나 사용할 가능성이 희박한 계열사로부터 상표권 사용료를 수취하지 않은 것에 관해서는, 특별한 사정이 없는한 경제적 합리성이 결여되었다고 판단하는 데에 신중을 기해야 한다.

다) 이 사건 OO상표가 개별상표가 아닌 OO상표인 이상, 그 상표권을 등록한 원고는 지정상품의 범위와 무관하게 모든 계열사로부터 사용료를 받았어야 한다는 관점도 있을 수 있겠으나, OO 내부에서 일부 지정상품에 대해 상표권을 보유한 계열사가 다른 계열사로부터 상표권 사용료를 수취해야 하는지 여부는 OO 외부의 제3자가 OO명과 유사한 쟁점 서비스표를 사용하면서 등록한 사안과는 구분하여 볼 필요가 있다.

원고가 계열사로부터 상표권 사용료를 수취하지 않은 것이 경제적 합리성이 결여되었다고 보기 위해서는, 이 사건 OO상표권에 관한 원고의 지정상품과 동일․유사한 상품에 이 사건 OO상표권을 사용한 사실이 인정되어야 하는데, 이 사건 기록에서 이러한 사실을 인정할 만한 자료는 찾기 힘들다. 따라서 원고가 단순히 이 사건 OO상표권을 등록하였다는 이유만으로, 이에 관한 지정상품의 범위와 상관없이 모든 계열사로부터 사용료를 수취했어야 한다고 볼 수는 없다.

4) 제4주장에 대한 판단

앞서 든 증거들과 갑 제41 내지 44, 48, 59 내지 61호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 또는 사정을 종합하여 보면, 원고가 이 사건 aaaa법인들로부터 이 사건 OO상표의 사용료를 수취하지 않은 것은 경제적 합리성 없이 조세부담을 부당하게 감소시킨 행위로서 구 법인세법 제52조 제1항이 정하는 부당행위계산 부인 규정의 적용대상에 해당한다는 점을 인정할 수 있다. 이에 반하는 원고의 제4주장은 받아들이지 아니한다.

가) 원고는 OOOO 계열사 중 이 사건 OO상표권에 관한 원고의 지정상품과 동일․유사한 상품에 이 사건 OO상표권을 사용한 이 사건 aaaa법인들로부터 사용대가를 받을 수 있었다고 봄이, 건전한 사회통념이나 경제인의 상관행에 비추어 합리적이라고 할 수 있다. 원고가 특수관계인이 아닌 사람(법인)에게 이 사건 OO상표권을 무상으로 사용하도록 허락하지 않았을 것임은 거래관념상 명백하기 때문이다.

나) OOOO는 자산규모, 영업수익 및 광고비 부담 규모 측면에서 원고에 비해 월등히 크고 이 사건 보고서에서 OOOOOO가 상표권자인 OOOO 계열사로부터 상표권을 취득하기 위해 지급해야 하는 인수가격을 원고보다 OOOO에 대해 더 높게 산정한 사정(갑 제7호증) 등이 있기는 하다.

그러나 원고의 자산규모, 영업수익 규모 또한 상표권자인 OOOO 계열사들 가운데 OOOO 다음 수준에 이르는 점, OOOO가 OOOO 계열사 중 보험업종을 대표한다면 원고는 OO업종을 대표하는 계열사인 점, 원고 또한 상당한 광고비를 지출함으로써 이 사건 OO상표권의 가치 상승에 직접적ㆍ실질적으로 기여하였다고 볼 수 있는 점 등에 비추어 보면, 이 사건 OO상표권의 가치 상승에 대한 OOOO의 기여분이 원고가 OOOO로부터 수취할 수 있었던 상표권의 사용료를 전부 상쇄할 정도로 월등하다고 단정하기는 어렵다.

일반 수요자 입장에서도, OOOO 계열사(aaaa법인들) 중 OOOO 내지 그 상표에 대한 인지도가 다른 계열사에 비해 상당히 높다고 보이긴 하지만, 원고 내지 원고를 표상하는 상표 역시 나름의 인지도가 있다고 할 수 있다.

다) 1989년 OO산업이 제1상표권을 출원하였고, 이후 OOFFF이 1997년 OO

산업을 흡수합병한 이래 OOFFF이 제1상표권을 보유하였다. 이후 OOFFF은 2009.8. 12. 원고에게 자가 사용을 위해 원고의 지정상품에 대한 상표권만을 일부 양도하여 원고가 제1상표권을 공동으로 등록하게 된 것으로 보인다. 하지만 이와 같은 제1상표권의 등록 경위 등에 비추어 보더라도, 원고의 주장처럼 제1상표권과 관련하여 OOOO만이 사용료 수취권을 가지고 원고가 제1상표권의 공동 등록권자로서 자신의 몫에 해당하는 사용료 수취권을 단독으로 행사하지 못한다고 볼 수는 없다. 원고가 OO그룹의 지주회사․주력회사에 해당하지 않는다거나 OOFFF이 제1상표권의 가치 형성ㆍ상승에 원고보다 더 크게 기여하였다는 사정만으로 이와 달리 볼 수는 없다.

5. 상표권 사용료 산정 방법이 타당하지 않다는 주장에 대한 판단

가. 이 사건 요율의 적용이 부당하다는 주장에 대한 판단

앞서 든 증거들과 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 또는 사정을 종합하여 보면, 원고가 이 사건 aaaa법인들로부터 수취해야 하는 사용료를 산정할 때 피고가 이 사건 요율을 적용한 것이 위법하다고 할 수 없다. 원고의 이 부분 주장을 받아들이지 않는다.

1) 이 사건 보고서는 OOFFF에 대한 세무조사 과정에서 OOFFF이 제출한 자료로 보인다. OOOOOO가 OOOO 상표권자들로부터 상표권을 취득할 경우 기존 상표권자들에게 지급해야 하는 인수가격과, 인수 이후 상표권을 사용하는 법인들로부터 수령할 수 있는 상표권 사용료를 추정한 보고서이다.

이 사건 보고서는 국제조세조정에 관한 법률에 따른 이익분할방법(상표권 용자의 초과이익 중 OO공통브랜드에 귀속되는 초과이익을 각 법인의 상대적 기여도에 따라 분할하여 계산하는 방법)에 따라 적정한 인수가격을 산정하였다. 여기서는 ① 원고를 비롯하여 상표권 등록권자인 10개 계열사에 상표권의 가치 증가에 크게 기여한 OOOO를 경제적 소유권자로 인정하여 인수대가 지급 대상에 포함시키는 방안과 ② 법적 소유권자인 10개 계열사에 대하여만 인수대가를 지급하고 OOOO에 대하여는 일정기간 동안 상표권 사용료 지급의무를 면제하는 방안, ③ 법적 소유권자인 10개 계열사에 대하여만 인수대가를 지급하고 새로운 기업 이미지 통합 작업(CI)을 수행하는 방안을 제시하면서, 그중 첫 번째 또는 두 번째 방안을 추천하고 있다. 첫 번째 방안에 의할경우, OOOOOO는 OOOO에 545억 ~ 1,736억 원을 지급하고, OOOO를 제외한 나머지 10개 법인들에 329억 ~ 863억 원을 지급해야 할 것으로 추정된다.

한편 상표권 인수 후 수령할 수 있는 사용료에 관해서는, ① 이익분할방법에 따라 산정한 인수가격과 향후 사용료 수취액의 현재가치를 동일하게 만들어 주는 기초 요율과 ② 타사 평균 상표권 사용료율 수치(비aaaa법인 0.225%) 또는 타사 평균보다 낮은 수치(aaaa법인 0.1%)를 기반으로 결정된 목표 요율로 나눈 후, 인수대가를 지급받은 법인에 대하여는 최초 연도에 기초 요율을 적용한 이후 5년이 경과할 때까지 매년 균등하게 요율을 상승시켜 5년이 되는 해에 목표 요율에 도달할 수 있도록 설정하고, 인수대가를 지급받지 않은 법인에 대하여는 최초 3년간 사용료를 수취하지 않고 4년이 되는 해에 기초 요율을 적용한 이후 10년이 되는 해까지 매년 균등하게 요율을 상승시켜 목표 요율에 도달할 수 있도록 설정하는 방법을 제안하였다. 피고는 위 목표 요율을 기초로, 이 사건 요율을 비aaaa법인 0.23%, aaaa법인 0.1%로 보아 원고 등이 수취했어야 할 상표권의 사용료를 계산하였다.

2) 이 사건 요율은 국내 주요 OO 계열사 사이의 상표권 사용료를 지급받기 위해 이를 산정할 때 적용하는 평균 수치와 유사하거나 이보다 낮은 수치라고 할 수 있다.

원고에게 특별히 불리하다고 볼 만한 사정은 찾기 어렵다. 따라서 피고가 적정한 상표권 사용료 금액을 산정하기 위해 이 사건 요율을 적용한 것에 대해, 객관적․합리적인 산정 방식의 범주를 벗어났다고 섣불리 평가하기는 곤란하다.

3) 이에 관해 원고는, 이 사건 보고서에 따르면 OOOOOO는 상표권의 가치 증가에 현저하게 기여함으로써 경제적 소유자로 평가되는 OOOO에게도 인수대가를 지급하거나, 인수대가를 지급하지 않을 경우 OOOOOO가 브랜드 가치상승을 위한 활동을 개시한 후 3년이 경과한 후에야 OOOO로부터 상표권 사용료를 수취할 수 있다고 평가했는데, 원고는 OOOOOO와 달리 다른 상표권자들이나 OOOO에 대해 인수대가를 지급하거나 브랜드 가치상승을 위한 활동을 하지 않았으므로, 이 사건 보고서에 따른 이 사건 요율을 적용하기 위한 전제가 충족되지 않았다는 등의 취지로 주장한다.

그러나 상표권 사용료 평가방법에 관하여는 관계 법령에서 구체적으로 명시하고 있지않고 “(기준금액 – 조정금액) × 사용료율”의 방법으로 산정하는 것이 실무상 일반적으로 사용되는 평가 방식이다. 14) 이 사건 산식은 기준금액에 해당 회사의 매출액을, 조정금액에 광고선전비를, 사용료율에 이 사건 요율을 각 적용한 것으로서, 이 사건 보고서는 적정한 ‘사용료율’을 결정하기 위해 참고한 자료일 뿐, 상표권 사용료 산정에 이 사건 요율을 적용하기 위해 이 사건 보고서의 전제를 반드시 충족시켜야 한다고 볼 수는 없다.

나. 안분 방법이 부당하다는 주장에 대한 판단

앞서 든 증거들 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 또는 사정을 종합하여 보면, 피고가 이 사건 산식에 따라 계산한 총 사용료에 1/10 비율을 적용하여 산정한 미수취 사용료를 익금으로 산입한 조치는 적법하다고 할 수 없다. 원고의 이 부분 주장은 이유 있다.

1) 원고가 보유하는 이 사건 OO상표권의 효력은 OOOO 계열사 중 원고의 지정상품인 OOㆍOOㆍOO 업종을 영위하는 이 사건 aaaa법인들에 한하여 미친다. 따라서 이 사건 aaaa법인들을 제외한 나머지 계열사에 대한 상표권 사용료 부분까지 원고에게 안분하는 것은 합리적이라고 할 수 없다.

2) 아래와 같은 점에서도, 피고가 일괄하여 1/10 비율로 상표권 사용료를 균분한 이 합리적 방법이라고 볼 수 없다.

가) 상표권등록원부상 OOOO 전체의 상표권은 아래 표 기재와 같이 313건에 이른다. OOFFF은 이 사건 상표권을 포함하여 총 194개의 상표권을 보유했는데, OOOO의 각 사업분야별로 이를 지정상품으로 하는 하나 이상의 상표권을 보유하고 있었다. OOFFF은 원고, OOAA, OOOOO, OOCC, OOGG 및 OOOOO과 상표권 중 일부를 공동으로 보유하고 있었는데, 위 각 법인이 동시에 하나의 상표권을 공유한 것이 아니라, 2~4개 법인이 일부 상표권을 공유하는 구조였다. OOBB은 OOFFF이 아닌 OOAA과 상표권을 공동 보유했고, OODD 및 OOOOOO디는 단독으로 상표권을 보유하고 있었다.

나) 원고를 비롯한 상표권 등록권자인 10개 계열사는 각 업종별로 관련 상품류에 관한 상표를 등록하고 있을 뿐이다. 따라서 OOOO이 보유하는 전체 313개의 상표권 또는 OOFFF이 보유하는 194개의 상표권을, 원고를 비롯한 상표권 등록권자인 10개 계열사가 모두 공유한다고 볼 수는 없다. 또한 상표권 등록권자인 10개 계열사가 OO상표를 상징하는 문자상표, 도형상표, 결합상표를 공동으로 또는 개별적으로 등록한 상태라고 하더라도, 각 등록상표의 개수, 등록상품류, 업종 등이 동일 ･ 유사하다고 볼 수 없는 경우도 존재한다. 각 회사별 상황 및 조건의 차이가 지분율 산정에 중대한 영향을 미칠 것으로 보임에도, 정당세액 산정의 중요 기준이 되는 원고의 지분율이 합리적 조정을 거쳐 적법하게 산정되었다는 점에 대한 피고의 증명은 충분하다고 할 수 없다. 따라서 피고가 일괄하여 1/10 비율로 상표권 사용료를 균분한 것이 합리적 방법이라고 평가할 수는 없다.

3) 한편, 이 사건 aaaa법인들 중 OOOOOO, OOOOOO, OOOO, OOOOOOOO

행은 OOOO aaaa계열사 전체의 이미지 향상, 브랜드 가치증대 및 이로 인한 매출증대를 위한 OOaaaaOOOO 광고에 참여함으로써 이 사건 OO상표권의 가치 상승에 기여한 바 있다. 따라서 원고가 OOaaaaOOOO 광고에 참여한 계열사로부터 수취해야 할 상표권 사용료를 산정할 때에는, 이러한 가치의 상승에 대한 기여분을 반영할 것이 요구되기도 한다(특히 OOOO는 그 기여분이 상당하다고 보이므로, OOOO로부터 수취할 상표권 사용료는 상당히 감액되어야 한다고 볼 여지도 있다). 나아가 이 사건 OO상표의 상표권자인 원고, OOFFF, OOGG, OObb은 상표권 등록 현황, 지정상품의 범위, 자본ㆍ매출액의 규모 등 상황과 조건이 각기 다르다. 그러므로 이 사건 aaaa법인들로부터 수취할 사용료를 위 4개 법인별로 산정할 때에도, 그 사용료 총액을 단순히 균분하는 것은 합리적이라고 할 수 없으므로, 4개 법인들의 상황과 조건의 개별적 차이를 조정하여 적정한 지분율을 산정해야 한다. 이 사건 처분에서 상표권 등록권자인 10개 계열사를 대상으로 이 사건 상표권 사용료 총액을 단순히 1/10로 안분한 것은 이러한 사정들을 고려하지 않은 것으로서, 정당한 시가의 범위 내에서 이루어졌다고 평가할 수 없다.

6. 취소의 범위

가. 원고가 이 사건 OO상표권의 상표권자로서 이 사건 aaaa법인들로부터 상표권 사용료를 받지 않은 것은 경제적 합리성 없이 조세부담을 부당하게 감소시킨 행위로서 부당행위계산 부인의 대상에 해당한다.

나. 다만 원고가 이 사건 aaaa법인들로부터 수취하였어야 할 사용료를 산정하기 위해서는, 이 사건 산식을 적용하여 계산한 이 사건 OO상표권의 사용료에서 이 사건 aaaa법인 중 OOOO, O OOOOOO, OOOOOO, OObb이 부담한 OOaaaaOOOOOO 광고비에 이 사건 OO상표권의 경제적 가치 상승에 기여한 정도를 고려하여 산정한 금액을 차감한 다음, 이렇게 계산된 금액에 이 사건 OO상표권의 상표권자인 원고, OOFFF, OOGG, OObb의 조건과 상황의 차이를 제거하는 합리적 조정 절차를 거쳐 산정한 원고의 적정 지분율을 곱하는 등의 절차를 밟아야 했다. 그런데 피고는 이 사건 산식을 적용하여 계산한 상표권 등록권자인 10개 계열사가 수취할 이 사건 상표권의 총 사용료의 1/10에 해당하는 금액을 미수취 사용료로 보아 원고에 대한 익금으로 산입했다. 이 사건 처분 중 위와 같은 방법으로 산정된 정당세액의 범위를 초과하는 부분은 적법하다고 할 수 없다.

이에 대해 피고는 이 사건 처분이 이 사건 aaaa법인들의 이 사건 상표권 사용료 총액을 1/4 15) 로 안분한 금액으로 계산한 정당세액의 범위 내에 있으므로 적법하다는 취지로도 주장한다.

그러나 위 1/4의 비율은 이 사건 OO상표권의 상표권자인 4개 법인들 사이에 앞서 본 바와 같은 차이가 조정되어 산정된 비율이라고 보기 어려운 점, 나아가 OaaaaOOOOOO 광고비를 차감할 때에도, 단지 그 전액을 차감할 것이 아니라 각 법인이 광고비 지출을 통해 이 사건 OO상표권의 가치 상승에 기여한 정도를 고려한 금액을 차감해야 할 것인 점 등에 비추어 보면, 결국 피고가 주장하는 위 각 금액이 정당하게 산정된 세액이라는 점 및 그에 따라 이 사건 처분의 부과세액이 ‘정당세액’을 넘지 않는 다는 점이 충분히 증명되었다고 보기는 힘들다.

다. 과세처분 취소소송에서 법원은 제출된 자료에 따라 적법하게 부과할 정당한 세액을 산출할 수 있는 때에는 그 정당한 세액을 초과하는 부분만 취소해야 한다. 그렇지 않은 경우에는 과세처분 전부를 취소할 수밖에 없다. 이 경우 법원이 직권에 의하여 적극적으로 합리적이고 타당성 있는 산정방법을 찾아내어 부과할 정당한 세액을 계산할 의무까지 지는 것은 아니라 할 것인데(대법원 2016. 7. 14. 선고 2015두4167 판결 등 참조), 이 사건 변론종결 당시까지 제출된 자료만으로는, 원고에 대한 정당세액을 계산할 수 없으므로 부득이 이 사건 처분 전부를 취소할 수밖에 없다.

7. 결론

원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.