【심판청구인, 피상고인】

티파니 앤드 캄파니 소송대리인 변호사 이재후 외 2인

【피심판청구인, 상고인】

태평양화학주식회사 소송대리인 변리사 조치훈 외 2인

【원 심 결】

특허청 1992.3.30. 자 90항당241 심결

【주 문】

상고를 기각한다.
상고비용은 피심판청구인의 부담으로 한다.

【이 유】

상고이유를 본다.
(1) 원심결의 이유에 의하면 원심은, 이 사건 상표의 지정상품 중 6개 품목에 대하여는 제조허가를 받았으나 1987.12.10. 이전에 허가가 취소되었으므로 그 후에 이 사건 상표를 사용하였더라도 정당한 사용이라고 볼 수 없고, 이 사건 상표의 지정상품 중 제조 및 품목허가가 필요 없는 콤팩트와 화장용솔에 이 사건 상표를 사용하였는가에 관하여는 구 상표법(1990.1.13. 법률 제4210호로 개정되기 이전의 것, 이하 같다) 제45조 제1항 제3호 소정의 상표불사용을 원인으로 한 상표등록취소를 구하는 심판청구인에게 상표의 불사용사실에 대한 입증책임이 있는 것이 아니라 상표권자인 피심판청구인이 상표의 사용사실을 입증할 책임이 있는데 이에 대한 입증이 없다는 이유로 이와 달리 위 콤팩트와 화장용 솔에 이 사건 상표를 사용하지 않았다는 점에 대한 심판청구인의 입증이 없다 하여 심판청구를 기각한 제1심 심결을 파기하고 심판청구를 인용하였다.
(2) 구 상표법 제45조 제3항에는 위 제1항 제3호의 적용에 있어서 상표권자가 상표원부에 등록된 국내의 주소 또는 영업소의 행정구역인 구, 시, 군에서 그 등록상표를 사용하지 아니하였을 때에는 그 상표를 사용하지 아니한 것으로 추정한다고 규정되어 있는바, 위 규정의 취지는 심판청구인이 취소대상인 등록상표가 국내 어디에서도 사용되고 있지 아니함을 입증한다는 것은 사실상 어려운 반면, 상표권자인 피심판청구인이 등록상표의 사용사실을 입증한다는 것은 용이한 일이므로 위 구, 시, 군과 같이 제한된 구역안에서 그 등록상표를 지정상품에 사용하지 아니한 사실을 심판청구인이 입증한 때에는 국내에서 사용하지 아니한 것으로 법률상 추정을 하고, 그 추정과 달리 국내에서 사용한 사실에 대한 입증책임을 피심판청구인에게 부과하여 심판청구인의 입증책임을 경감시켜 주려는 데에 있다 할 것이다(당원 1990.12.11. 선고 90후915 판결; 1991.10.8. 선고 91후66 판결 참조).
따라서 원심이 영업소 소재지에서의 상표불사용에 대한 심판청구인의 입증과 관계없이 바로 피심판청구인에게 상표의 사용에 대한 입증책임이 있다고 판단한 것은 구 상표법 제45조 제3항 소정의 입증책임분배에 관한 법리를 오해한 위법을 범한 것이라고 할 것이고 이 점에 관한 논지는 이유 있다.
그러나 기록에 의하여 살펴보면 이 사건 상표의 지정상품 중 문제로 된 콤팩트와 화장용 솔은 허가가 필요없지만 그 나머지 상품은 허가를 받아야 하는데 피심판청구인이 그중 샴푸, 크림 등 몇개 품목에 대하여는 허가를 받았으나 이 사건 심판청구일로부터 1년 이전인 1987.12.10.경에 모두 취하 또는 취소된 사실을 알 수 있고, 문제로 된 위 콤팩트나 화장용 솔에 관하여 보면 상표권자인 피심판청구인으로서는 이 사건 상표를 사용하였다는 점에 대한 입증을 쉽게 할 수 있다고 할 것임에도 불구하고 기록에 의하면 피심판청구인은 이에 대한 주장이나 입증을 적극적으로 하고 있지 아니할 뿐만 아니라 구 상표법 제45조 제3항이 심판청구인에 대한 입증책임을 완화시키기 위한 규정이라는 점 등을 아울러 참작하면 위 품목에 관하여는 피심판청구인의 영업소에서 이 사건 상표가 1년 이상 사용되지 아니하였다는 점에 대한 입증은 일응 되었다고 볼 수 있는 것이어서 구 상표법 제45조 제3항의 추정을 받기에 충분하다고 할 것이다. 그렇다면 결국 피심판청구인이 이 사건 상표의 사용에 대한 입증책임을 부담하게 되었다고 할 것이므로 원심이 범한 위와 같은 위법은 심결결과에 영향을 미쳤다고는 할 수 없게 되었다.
(3) 기록에 의하면 이 사건 상표는 한글 ‘티파니’와 영문자 ‘TIFFANY’의 결합상표인데 피심판청구인은 1989.1.경 밀크로션과 크림 등에 이 사건 상표 중 한글만으로 된 상표를 사용한 사실을 인정할 수 있다.
그런데 구 상표법 제45조 제1항 제3호 소정의 상표의 사용에는 등록된 상표와 동일한 상표를 사용하는 경우는 물론 거래사회통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 형태에서의 사용도 이에 포함된다 할 것이나 등록상표와 유사한 상표를 사용하였다는 것만으로는 부족하다고 할 것인바(당원 1985.5.28. 선고 84후117 판결 참조), 이 사건 상표에 있어서는 한글과 영문자로 된 각 부분 모두가 상표의 요부를 구성하고 있다고 할 것이므로 그 중 한글로 된 부분만을 상표로 사용하였다 하더라도 이 사건 상표를 정당하게 사용한 경우에 해당된다고 할 수 없다(당원 1987.3.24. 선고 86후100 판결 참조). 따라서 일부 지정상품에 대한 허가가 취하 또는 취소된 이후에도 이 사건 상표를 정당하게 사용하였다는 전제하에 원심결에 상표의 사용에 관한 법리오해 및 심리미진의 위법이 있다는 취지의 논지는 더 나아가 살펴볼 필요없이 그 이유가 없다.
(4) 상고논지는 어느 것이나 받아들일 수 없는 것이므로 피심판청구인의 상고를 기각하고 상고비용은 패소자의 부담으로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.